Marka Hakkına Tecavüz ve Açılabilecek Davalar

Hangi fiiller marka hakkına tecavüz sayılır

Kanun tecavüz sayılan fiilleri m.29’da dört bent hâlinde sayar:

• m.29/1-a: Marka sahibinin izni olmaksızın markayı m.7’de belirtilen biçimlerde kullanmak.
• m.29/1-b: İzinsiz olarak markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanarak markayı taklit etmek.
• m.29/1-c: Taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal veya ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak ya da bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
• m.29/1-ç: Lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

Dikkat edilecek nokta (c) bendindedir: satıcının kendisi taklidi üretmemiş olsa bile, bilmesi gerektiği hâlde satması tecavüz sayılır. Yani bilmemek tek başına kurtarmaz.

Marka hakkı ne kadar geniş

m.29/1-a bizi m.7’ye gönderir. m.7/2 üç durumu yasaklar: tescilli markayla aynı işaretin tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerde kullanılması; benzer işaretin benzer mal veya hizmetlerde, halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali doğacak şekilde kullanılması; ve tanınmış markanın itibarından haksız yarar sağlayacak, itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek kullanım.

m.7/3 bu kullanımın hangi biçimlerde yasaklanabileceğini sayar. Bugün en sık karşılaşılanlar şunlardır:

• m.7/3-d: İşaretin aynısının veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
• m.7/3-e: İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
• m.7/3-f: İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.

Yani tecavüz yalnız ürün etiketinde olmaz; alan adında, anahtar sözcük reklamında, şirket unvanında da olur.

Tescil yayımlanmadan dava açılabilir mi

m.7/4 net bir sınır çizer: markanın sahibine sağladığı haklar üçüncü kişilere karşı tescilin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Başvuru Bültende yayımlandıktan sonra gerçekleşen ve tescil ilan edilmiş olsaydı yasaklanabilecek fiiller için başvuru sahibi tazminat davası açabilir; ancak mahkeme, iddiaların geçerliliği hakkında tescil yayımlanmadan önce karar veremez.

Mahkemeden neler istenebilir

m.149/1, sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin taleplerini sayar:

• a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti.
• b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi. Tecavüz henüz gerçekleşmemişse de talep edilebilir.
• c) Tecavüz fiillerinin durdurulması.
• ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini.
• d) Tecavüz oluşturan ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz ve makinelere elkonulması.
• e) Elkonulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde mülkiyet hakkı tanınması.
• f) Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirler; masrafı tecavüz edene ait olmak üzere şekillerin değiştirilmesi, markaların silinmesi veya kaçınılmazsa imha.
• g) Haklı sebep veya menfaat varsa, masrafı karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın ilanı.

İki ayrıntı kolayca gözden kaçar. Birincisi: (e) bendindeki mülkiyet talebi kabul edilirse söz konusu ürün ve makinelerin değeri tazminat miktarından düşülür; değer tazminatı aşarsa aşan kısmı hak sahibi karşı tarafa öder (m.149/2). İkincisi: ilan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse düşer (m.149/3).

Tazminat nasıl hesaplanır

m.150/1 tecavüz edeni hak sahibinin zararını tazminle yükümlü kılar. m.151/1 zararın kapsamını belirler: zarar, fiili kaybı ve yoksun kalınan kazancı kapsar.

Yoksun kalınan kazanç, m.151/2 uyarınca zarar görenin seçimine bağlı olarak üç usulden biriyle hesaplanır:

• a) Tecavüz edenin rekabeti olmasaydı hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir.
• b) Tecavüz edenin elde ettiği net kazanç.
• c) Tecavüz eden hakkı bir lisans sözleşmesiyle hukuka uygun kullanmış olsaydı ödemesi gereken lisans bedeli.

Seçim hakkının zarar görene ait olması pratikte önemlidir: ispatı en kolay veya sonucu en yüksek usul seçilebilir. Ayrıca (a) veya (b) seçilmişse ve mahkeme, ürüne ilişkin talebin oluşmasında markanın belirleyici etken olduğu kanaatine varırsa, hesaplamaya hakkaniyete uygun bir pay daha eklenmesine karar verir (m.151/4).

İtibar zararı ayrıca istenir

m.150/2 ayrı bir kalem tanır: markaya konu ürün veya hizmetler tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılır veya üretilirse, ya da uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülürse ve bu yüzden hakkın itibarı zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca tazminat istenebilir.

Zarar miktarını belirlemek için elinizde belge yoksa m.150/3 bir yol açar: hak sahibi, dava açmadan önce delillerin tespiti için ya da açılmış davada zarar miktarının belirlenmesi için, hakkın kullanılmasıyla ilgili belgelerin tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulmasına karar verilmesini talep edebilir.

Karşı tarafın elindeki savunma: kullanmama def’i

Tecavüz davası açan tarafın kendi markasını kullanıyor olması beklenir. m.29/2, m.19/2 hükmünün tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebileceğini söyler. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.

Sonuç olarak: markasını beş yıldır ciddi biçimde kullanmayan hak sahibi, tecavüz davasında bu def’iyle karşılaşabilir. Dava açmadan önce kullanım delillerinin toplanması bu yüzden ayrı bir hazırlık kalemidir.

Hakkın tükenmesi

m.152/1 bir sınır koyar: koruma konusu ürünler hak sahibi veya onun izniyle piyasaya sunulduktan sonra, bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın kapsamı dışında kalır. Ancak m.152/2 marka sahibine, bu ürünlerin üçüncü kişilerce değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçla kullanılmasını önleme hakkı tanır.

Ceza tarafı

m.30 cezai hükümleri düzenler ve hukuk davasından bağımsızdır:

• m.30/1: Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden, satan, ithal veya ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
• m.30/2: Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisiz kaldıran kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası alır.
• m.30/3: Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası alır.

Üç şart ve bir çıkış yolu vardır. Cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır (m.30/5). Soruşturma ve kovuşturma şikâyete bağlıdır (m.30/6). Taklit malı satışa arz eden veya satan kişi, malı nereden temin ettiğini bildirir ve bu sayede üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve mallara elkonulmasını sağlarsa hakkında cezaya hükmolunmaz (m.30/7).

Dava ve şikâyet yoluna gitmeden önce çoğu olayda ihtarname gönderilir. İhtarnamede nelerin bulunması gerektiği ve göndermeden önce nelerin hazırlanacağı ayrı yazıdadır: marka tecavüzünde ihtarname.

Lisans alan dava açabilir mi

m.158 ikili bir ayrım yapar. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa inhisari lisans sahibi, hak sahibinin açabileceği davaları kendi adına açabilir (m.158/1).

İnhisari olmayan lisans alanın dava hakkı sözleşmede açıkça sınırlandırılmamışsa, önce bildirimle hak sahibinden davayı açmasını ister. Hak sahibi bu talebi kabul etmez veya bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde davayı açmazsa, lisans alan yaptığı bildirimi de ekleyerek kendi adına dava açabilir (m.158/2). Ciddi zarar tehlikesi varsa bu süre dolmadan ihtiyati tedbir talep edilebilir (m.158/3).

Hangi mahkeme, nerede

Görevli mahkeme m.156/1’e göre fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesidir. Bu mahkemenin kurulmamış olduğu yerlerde görev alanına giren dava ve işlere asliye hukuk mahkemesi bakar. Ceza tarafında aynı kural fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi ile asliye ceza mahkemesi arasında işler.

Yetki kuralı davacıya seçenek tanır. m.156/3 uyarınca hak sahibinin üçüncü kişiler aleyhine açacağı hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir.

TÜRKPATENT’in kararlarına karşı açılacak davalar bunun dışındadır: m.156/2 bu davalarda görevli ve yetkili mahkemeyi Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olarak belirler.

Zamanaşımı

m.157, sınai mülkiyet hakkından doğan özel hukuka ilişkin taleplerde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun zamanaşımına ilişkin hükümlerinin uygulanacağını söyler. Yani süre bu kanunda değil, TBK’da aranır. Tecavüz sürüyorsa her yeni fiil bakımından değerlendirme ayrıca yapılır; bu nedenle sürenin başlangıcı somut olaya göre belirlenir.

Özet

• Tecavüz sayılan fiiller m.29’da sayılıdır ve satıcıyı da kapsar.
• Marka hakkı alan adını, anahtar sözcüğü ve ticaret unvanını da kapsar (m.7/3).
• Tek davada tespit, durdurma, kaldırma, tazminat, elkoyma ve ilan birlikte istenebilir (m.149).
• Yoksun kalınan kazancın hesap usulünü zarar gören seçer (m.151/2).
• İtibar zararı ayrı bir kalemdir (m.150/2).
• Beş yıldır kullanılmayan marka, tecavüz davasında kullanmama def’iyle karşılaşabilir (m.29/2).
• Ceza yolu şikâyete bağlıdır ve tescil şarttır (m.30/5, m.30/6).
• Adana’da yerleşik hak sahibi davasını Adana’da açabilir; FSHHM olmadığı için asliye hukuk mahkemesi bakar (m.156/1, m.156/3).